我國商業特許經營能否健康發展,一定程度上取決于特許人是否擁有完備的經營資源并成功經營模式。作為特許人,很重要的一點是,應該擁有可供復制的資源和經驗。成功的企業應該具有很好的品牌定位、企業定位、產品定位、消費者定位等,具有一個有個性和特色的特許經營體系,并且應在消費者的心目中有一個清晰明確的形象,包括其商標、商號、獨有業務、企業信譽等等。商業特許經營的發展是以特許人將其擁有的經營資源許可給加盟商為基礎的,而商標在經營資源中占有很重要的地位,其作為企業的形象標志,在企業的營銷過程中起到了不可替代的作用。因此,加盟商在選擇特許人時,特許人所擁有的商標處于何種狀態,成為其是否加盟的一個重要衡量標準。
商標的審查是漫長的過程,自申請日到初步審定一般要12至15個月的時間,商標局會根據商標法對該商標是否可以注冊,并且沒有發現與該商標相沖突的在先申請和注冊的商標沖突的申請商標進行審查。如果需要補正修改的,申請人應及時在申請中指定商品或服務中刪除某些項目以避免與近似的、在先注冊或申請的商標相沖突,或者從商標刪除(或放棄專用權)特定的描述性的或其他可能駁回的要素。修改后,該商標將被刊登在《商標公告》上,以給第三方提供對商標提出異議的機會。自《商標公告》刊登公告之日起3個月內如果商標沒有接到異議,商標局將刊登注冊公告并核發注冊證。在商標審核過程中可能會出現不利于申請人的幾種后果:商標被駁回、被異議,注冊的商標可能被撤銷的情形。
一、商標被駁回
商標在申請中,依據《商標法》,對于不符合注冊商標顯著性、可視性標志的特征,經商標局要求申請人修改的,如果該商標不做修改或修改后仍不適宜注冊,商標局將核發駁回通知,導致該商標被駁回。
(一)商標被駁回的幾種主要情形
1、依據《商標法》不具有可視性標志,包括文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合或其他相關組合時;
2、不具有顯著特征,不能夠將自然人、法人或其他組織的商品與他人的商品加以區分;
3、違反《商標法》第十條、第十一條的強制性規定的;
4、以三維標志申請的,僅由商品自身的性質產生的形狀,為獲得技術效果而需有的商品形狀或使商品具有實質性價值的形狀;
5、與馳名商標相同或相類似的商標;
6、申請集體商標、證明商標的,但集體商標、證明商標不符合該地理標志的條件;
7、惡意搶注時,未通過審核的。
(二)商標被駁回的救濟
商標被駁回的,商標局應書面通知申請人。對于外國申請人,將通知其官方商標代理機構。申請人可在收到該通知的15日內向商標評審委員會申請復審。當事人對商標評審委員會的決定不服的,可以自收到通知之日起30日內向人民法院起訴。
(三)商標被駁回對特許人的影響
如果被特許人在加盟時,特許人商標授權中僅擁有一個受理過程中的商標,并且在許可使用過程中該商標被駁回,雙方可能面臨的法律后果:
首先,申請中的商標不是注冊商標,特許人對于該商標沒有專有權,任何人都可以使用該商標,故不應存在授權問題。對于某些法律學者認為,未注冊商標所有權人對未注冊商標具有的占用、使用、收益和處分的權利,因此,也包括對商標的使用許可權。但筆者認為,該未注冊的商標可能擁有某些權利,但并不是事實上的權利,不擁有商標法意義上的權利,而是根據其他法律的規定擁有的其他法定權利,如著作權、商號權等。
其次,在簽訂商標使用許可合同時,應充分向被許可人說明其商標的真實狀態,否則,就構成合同欺詐。對于因欺詐而訂立的合同,被特許人可依《合同法》行使撤銷權。合同被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。
對于充分進行披露義務的特許人,在訂立合同后商標被駁回的,應及時告知被特許人,商標使用許可合同因商標被駁回而導致解除的,尚未履行的,終止履行;已經履行的,根據履行情況和合同性質,當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施,并有權要求賠償損失。
因此,當特許人只有受理中的商標時,應按照《商業特許經營信息披露管理辦法》第5條的規定,充分向被特許人書面說明提供商標的真實情況,從而在此基礎上訂立特許經營合同,充分保障合同雙方的權利義務,為今后企業的良好發展打下堅實的基礎,避免日后因特許人未擁有注冊商標而進行授權,導致特許經營合同被撤銷或解除等糾紛。
二、商標異議
(一)異議的提出
1、對于初步審定的商標,自公告之日起三個月內,第三人均可以通過向商標局提交異議書的方式反對該商標進行注冊。多指異議人認為初步審定的商標與本人注冊在先的商標相同或相似,或者雙方商標用于相同或相似的商品上能夠產生混淆。
2、對于申請注冊的商標使用了禁止使用的標記,對此任何人均有權提出異議。
(二)異議的程序
商標局將異議書副本及時送達被異議人,被異議人應在收到副本之日起30內答辯。不答辯不影響商標局的異議裁定。并自提交申請書或答辯書之日起3個月內提交有關證據。此后,商標局將審查異議并做出決定。任何一方不服的可在收到決定通知之日起15日內向商標評審委員會申請復審。當事人對復審裁定不服的,可以自收到通知之日起30內向人民法院起訴。
(三)異議的后果
因為異議程序需要較長的時間才能完結,所以不要輕易采取異議的行動。然而,如果很明顯地,商標注冊人的商標被非法申請,為防止該商標獲準注冊,就必須提出異議,否則未被授權的注冊人就會被認為擁有在先權利,然后求助于撤銷程序就是必要的。鑒于撤銷程序相對于異議程序所需時間更長,費用高,在商標獲準注冊前提出異議更為經濟。
(四)異議對特許經營的影響
在特許經營中經常會發生在相同或相似商標的訴訟糾紛,特許人因此在申請注冊商標時,應先在國家商標網上查詢是否有相同或相似的商標,盡量避免重復申請,這樣不僅避免了被異議的可能,同時避免了特許商標許可使用合同可能發生的糾紛。在商標異議的過程中特許人將可能同時面臨被加盟商訴訟的尷尬局面。
三、商標的撤銷
(一)撤銷的提出
1、商標局的主動撤銷違反《商標法》強制性規定的,或是以欺詐手段或其他不正當手段取得的注冊商標。
2、任何個人和單位可以對違反《商標法》強制性規定的,向商標評審委員會申請撤銷。
3、商標所有人和利害關系人在商標注冊之日起5年內,對違反《商標法》第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的,可以請求商標評審委員會撤銷注冊商標。對于馳名商標所有人不受5年的限制。
4、對已注冊商標連續3年未使用的,或擅自修改商標名稱以及與商標有關的其他事項或非法轉讓等,利害關系人可以申請撤銷。
(二)撤銷的救濟程序
被申請人應在收到申請書副本后30日內答辯,在3個月內提交相關證據。評審委員會依據當事人的請求或實際需要,決定是否公開評審。評審委員會做出撤銷決定的,雙方均可在收到通知之日起15日內向評審委員會申請復審,對于復審結果不服的,仍可以在收到決定書之日起30日內向人民法院起訴。
(三)撤銷復審過程中商標處于何種狀態
商標處于“撤銷注冊商標復審待審”狀態中,說明該商標尚未被撤銷,專用權依然存在。在國家工商行政管理總局商標評審委員會未作出最終決定之前,可以以此作為特許經營活動的經營資源。但在特許人從事特許經營活動活動時,應按《商業特許經營信息披露管理辦法》有關規定,向被特許人披露該商標的實際狀態。
(四)商標撤銷對特許經營中商標使用合同的影響
1、因注冊不當商標被撤銷的。根據商標法實施條例的規定,該注冊商標視為自始即無效力,撤銷決定對已經履行的商標使用許可合同不具追溯力。但注冊商標被撤銷后,原商標注冊人應當通知被許可使用人,被許可使用人不得再使用該商標;如果原注冊人未盡通知義務,則被許可使用人不承擔責任。
2、因3年不使用商標被撤銷的。如果原注冊人存在,其應當通知被許可使用人,被許可使用人不得再使用該商標,否則,承擔法律責任;如果原注冊人未盡通知義務,或原注冊人已經不存在,被許可使用人無法知道該注冊商標已經被撤銷而繼續使用,同樣根據過錯歸責原則,可以不承擔法律責任。
四、在特許經營中特許人應盡量許可他人使用注冊商標
(一)依據《商標法》第四十條,商標注冊人可以通過簽訂商標許可使用合同,許可他人使用其注冊商標,商標使用許可使用合同應當報商標局備案,但未規定未注冊商標的許可使用問題。此外,未注冊的商標不能依法獲得商標權,也不受《商標法》的保護。
(二)依據《商業特許經營管理條例》第3條,應擁有注冊商標、企業標志、專利、專有技術等經營資源的企業。對于2005年2月1日開始特許經營的應依據《商業特許經營管理辦法》只規定特許人擁有有權許可他人使用的商標即可,未明確該商標一定為注冊商標。但2007年5月1日起實施的《條例》規定,應擁有注冊商標。
(三)依據《商業特許經營信息披露管理辦法》第4條、第5條,特許人在訂立特許經營合同之日前至少30日,應向被特許人書面披露其提供的商標的所有的基本信息、所涉及的訴訟或仲裁的情況。因此,特許人應在簽訂特許經營合同時盡到充分說明的信息披露義務,防止被特許人在糾紛發生時以“特許人隱瞞應當披露而沒有披露的信息或披露假信息”為理由,要求解除特許經營合同。
(四)隨著人們法律意識的逐步增強,加之商標在特許經營中的重要地位,加盟投資商在選擇特許人時,也很注重商標是否注冊這一標準。對于同行業不同的特許人,擁有注冊商標比不擁有注冊商標的特許人的優勢更為明顯。此外,一旦發生糾紛,注冊商標也能起到非常重要的作用。
綜上所述,特許人應建立一個全面健康的商標特許經營管理體系。對于商標使用合同的特許人,為了防止今后在商標方面發生糾紛,除應在簽訂加盟合同前盡到信息披露義務外,還應十分關注商標的受理過程中、及注冊后商標遇到的不同情形,應積極應對,從而最大可能保護自己的利益。