我國《商業特許經營管理條例》第三條的規定:本條例所稱商業特許經營(以下簡稱特許經營),是指擁有注冊商標、企業標志、專利、專有技術等經營資源的企業(以下稱特許人),以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者(以下稱被特許人)使用,被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營,并向特許人支付特許經營費用的經營活動。
我國特許經營領域的“特許經營資源”是一個綜合性的概念,包含眾多知識產權類型。
目前特許經營的發展已基本覆蓋適于以特許經營方式發展的行業業態(覆蓋的行業業態已超過70個),“商標”作為特許人最基本、最常用的“特許經營資源”,在眾多特許經營體系中具有舉足輕重的地位。
1、未注冊商標作為特許經營資源,條例未予明確,反對聲音猶存。
《商業特許經營管理條例》第三條規定:本條例所稱商業特許經營(以下簡稱特許經營),是指擁有注冊商標、企業標志、專利、專有技術等經營資源的企業(以下稱特許人),以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者(以下稱被特許人)使用,被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營,并向特許人支付特許經營費用的經營活動。對于該條款的理解,有觀點認為,只有注冊商標才能作為特許經營的資源,才能用以開展特許經營活動。原因在于:
第一,《商業特許經營管理條例》已經明確商標是經營資源的一種,但必須是注冊商標。雖然該條款采用的是非完全列舉的規定方式,但在已經將注冊商標作為經營資源的一種進行明確列舉的情況下,僅就商標這一特許經營資源而言,將注冊商標的明確列舉視為商標這一特許經營資源類型的完全列舉更為妥當;
第二,我國對于商標的管理采用的是注冊制,只有注冊商標才能獲得合法有效的保護,對于特許經營而言,如果用以開展特許經營活動的特許經營資源無法獲得合法有效保護,將嚴重影響特許經營體系的穩定性,甚至有可能導致特許經營合同的根本合同目的難以實現,并最終損害被特許人的合法權益,不利于特許經營事業的健康穩定發展;
第三,如果放開未注冊商標作為特許經營資源的“口子”,實際上等于變相降低了對特許經營資源的要求,而特許經營資源作為特許經營活動中特許人用以向被特許人換取對價的核心資源,在把控上應該從嚴,否則將有可能在某種程度上助長特許經營活動中的商業欺詐,促使部分濫竽充數的特許人趁機“渾水摸魚”,不利于特許經營商業環境的提升及凈化,也加大了政府主管部門對于特許經營商業活動的管理難度。
2、結合特許經營商業活動的特點及操作實際,不應該將未注冊商標絕對禁止在特許經營資源之外,而應該根據實際情況予以綜合考慮。主要理由如下:
第一,注冊商標雖然是明確列舉可以作為特許經營的資源之一,但未注冊商標是否可以作為特許經營資源,并未明確規定禁止。同時,在特許經營的操作實踐中,特許人對于未注冊商標商業運作,往往是以商標許可的形式實現,而《商標法》關于商標許可的具體規定中也沒有硬性規定未注冊商標的許可行為無效(實踐中,只要許可方與被許可方的商標許可使用行為是雙方真實意思的表達,一般均會被視為合法有效的許可使用行為)。
第二,我國對于對于未注冊商標,特別是經過使用已經具有一定知名度和影響力,形成一定品牌優勢的未注冊商標也會在一定程度上給予保護。而且,隨著新《商標法》的頒布實施,我國的商標立法對于未注冊商標的保護力度正在逐漸增強,例如,新《商標法》第五十九條第三款規定“商標注冊人申請商標注冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的,注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識”,該條款就較為明確地規定了對在先使用并有一定影響未注冊商標的在一定范圍和一定程度上的保護力度。另一方面,新《商標法》加大了對商標領域各種惡意行為的規制的力度,未注冊商標作為最易受惡意主體青睞的“商標群體”,《商標法》對惡意主體及惡意行為的強規制間接從多個層面加大了對未注冊商標的保護,未注冊商標對于特許經營體系穩定性的影響正在逐漸降低。
第三,商標未注冊對于特許經營體系而言僅僅是“商標”這一特許經營資源在某個時間點所處的一種階段性狀態,這種狀態是可變的。正常情況下,未注冊商標提出注冊申請后,經過商標主管部門的實質審查,如無其他因素,其狀態有可能從未注冊轉變為注冊。即使在申請過程中遭遇異議或者駁回等程序,商標申請人(通常為特許人)也是有類似異議答辯、駁回復審等后續程序對商標的最終注冊進行爭取。
第四,特許人以未注冊商標作為特許經營資源開展特許經營活動,特許經營行為本身并不會被認定為當然違法。在眾多的特許經營糾紛中,一旦被特許人與特許人發生糾紛,被特許人往往會以特許人用以開展特許經營活動的商標未注冊,因此特許人并不具備特許經營資格或者特許人涉嫌欺詐為由要求法院解除雙方簽訂的特許經營合同或者認定雙方簽訂的特許經營合同無效。從此類案件的判決結果來看,各地法院盡管判決的結果不盡相同,但從裁判思路來看,都不會僅僅因為特許人商標未注冊就簡單判決合同解除或者無效。而是會充分考慮特許人在開展特許經營活動前是否已經充分履行了信息披露業務、被特許人在簽訂特許經營合同前是否已經明確知曉特許人商標未注冊、特許人是否存在明顯的欺詐行為以及涉案商標的基本情況等因素進行綜合判斷。因此,從現有判例來看,特許人以未注冊商標作為特許經營資源開展特許經營活動,并不會被當然認定為違法。
最后:實踐操作中既要充分認識到未注冊商標作為特許經營資源可能對特許經營體系的影響,又要充分考慮具體特許經營體系及涉案未注冊商標的實際情況(如涉案未注冊商標是否經特許人實際使用且已經具有一定知名度和影響力,是否已經具備較高市場辨識度從而具有了作為特許經營資源的可能),不宜簡單粗暴地將未注冊商標從合法的特許經營資源范疇中排除。
3、為盡量降低未注冊商標運用在特許體系后可能對整個特許體系造成的負面影響以及防控可能出現的特許經營風險實務操作問題:
第一,組合其他特許經營資源類型積極向商務主管部門完善備案手續。按照現在的特許經營備案操作實踐,如果特許人僅以未注冊商標作為特許經營資源申請向商務主管部門備案,商務主管部門一般不會允許。因此,對于廣大特許人而言,在申請特許經營備案時,需要將未注冊商標組合其他類型的經營資源,如專利,企業標志(常見的以著作權登記的形式)等共同作為特許經營資源申請備案。
第二,主動將商標未注冊的事實向被特許人進行如實披露,并保留好披露證據。
第三,擬使用的特許商標應及時提報申請,并做好事前評估、事中關注、事后維護工作。對于用以開展特許經營活動的未注冊商標應及時提報注冊申請,商標是否最終獲準注冊以及獲準注冊后權利狀態是否穩定都會影響到特許經營體系的穩定性。鑒于此,對于擬選擇的特許商標,在確定之前應做好商標的事先查詢,評估注冊保護的可行性,提報注冊申請后應重點關注審查進程,對于可能出現的異議、駁回等程序應積極處理,盡量確保商標能夠獲準注冊。商標正常注冊后也不能掉以輕心,需要注意維護商標權利狀態的穩定,專用權屆滿之前及時續展,監控可能出現的商標撤三、無效等可能影響商標權利狀態的異動情形。